最近关于《审查指南》（编者注：《审查指南》即《专利审查指南》）修改的讨论很多，总体上抱怨者众，赞赏者少，特别是涉及创造性部分的修改，犹如一颗炸弹在代理行业引起轩然大波。代理人们认为新指南能够成为审查员有力的武器，导致专利更容易被驳回。这种思维可以理解，在严格审查的大形势下，代理人们已经如惊弓之鸟，担心新的规定会进一步降低专利的授权率，使行业雪上加霜。

但笔者看了规定，觉得审查指南本质上并没有修改，包括“公知常识需要举证”，“权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求中限定的技术方案是否具备创造性不产生影响”，这些内容原本就是专利法的本意。“公知常识”当然需要举证，否则无效一个专利找不到证据直接就说公知常识即可，权利要求中对解决技术问题无贡献的技术特征，当然不会对创造性评价产生影响，因为本质上那根本就不是解决技术问题的技术方案的部分。在无效与复审时一直都是这样操作的，这也符合专利法的规定。笔者觉得这次审查指南修改的本意可能是因为在这些方面的复审案件太多，在《审查指南》中直接写明规定，避免代理人与审查员在这个问题上纠缠，相当于在前端就把这个问题解决，减少复审的数量。

但是任何法律规定都有自由裁量的空间，《审查指南》也是如此，正如行业内专家担心的一样，“技术问题”的定义本身就具有很大的弹性，审查员如果想成心驳回一件专利，直接微调下“技术问题”，把发明的核心区别特征就绕过去了。这样做显然不符合法律规定，相信在复审时也会得到纠正，但代理人这样想也是有道理的。

代理人和审查员的思维似乎在相反的方向上越离越远，代理人觉得审查员就是想找茬驳回专利，审查员总是担心代理人在编专利骗补助，双方似乎完全站在对立面。关于原因，笔者不想多说，其实100多年前，欧洲各国的专利审查普遍是这种情况，因为那时候人们对专利的理解更倾向于是一种垄断，例如荷兰还曾一度废除专利法。在瑞士，爱因斯坦当审查员的时期，他的上司直接说：“当你拿起一份申请时，就想着发明人说的每样东西都是错的”。当这样的审查员让爱因斯坦的质疑精神得到了极大的满足，据说他每天只要工作两三个小时，剩下的时间都在研究他的物理，把全职工作做成兼职，把兼职的工作做成全职，但是他的上司对此毫不介意。爱因斯坦在专利局一干就是7年。遗憾的是，根据当时瑞士专利法的规定，申请审查文件要在专利申请18年后全部销毁。瑞士专利局在销毁爱因斯坦的审查文件时曾犹豫过，他们意识到专利局从此不大可能再有这样伟大的人物了，但是本着法治精神，他们最终还是按规定销毁了所有的文件，否则我们如今就能看到爱因斯坦当初如何“虐待”申请人了。[1]

（爱因斯坦在审查专利）

但随着时代的发展，人们越来越意识到专利对社会经济发展的作用，审查员与代理人都有共同的目的，就是保护发明创新成果，促进技术进步与经济发展。例如美国2019年1月份也对专利审查指南作了适应性修改，放宽了人工智能领域的专利客体审查。修改遵循USPTO局长Andrei Iancu的指导意见“适格的专利权对美国的经济增长至为关键，提供高质量、高效的专利申请审查将更好地服务美国经济”。[2]专利审查的最终目的是服务国家的经济，这几乎是全世界各国专利局的共识。

中国的《专利法》第一条就是：

“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”

这是《专利法》最重要的条款，是《专利法》的初衷，却也是最容易被人们忽视的条款。不管是审查员还是代理人，双方都奔着这个最终目的，相信争议也会减少，信任才会增加。当审查员在审查时想着决定是否能够促进技术进步和经济发展，会更容易权衡利弊，《专利法》第一条就是衡量审查自由裁量空间的尺度。

[1]AlbertEinstein: The Cocky Patent Examiner Who Changed the Face of Science (Pt.1)https://milenanguyen.com/blog/2014/12/22/albert-einstein-the-cocky-patent-examiner-who-changed-the-face-of-science-pt-1

[2] “[r]eliablepatent rights are key to economic growth. Providing high quality, efficientexamination of patent applications will serve the American economy well.”

来源丨佑斌

作者丨佑斌

编辑丨华发七弦琴